智慧財產

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家豪在職場打拼幾年後,打算用這些積蓄完成自己開咖啡館的夢想。他決定用自己英文名字的拼音縮寫JH作為商標設計的主視覺,不料申請代理人告訴家豪,他設計的商標和某家「JH」電子公司的商標很像,可能會因此被審查機構駁回,不如試試先和該家公司簽訂「商標共存協議」後,再一起將商標申請書送審。

我國商標法第30條第1項第10款,規定「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊,但「經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不在此限。」,亦即縱使申請案與既已存在之商標有使消費者混淆誤認之虞,只要既已存在之商標所有人同意其申請,該申請案亦得註冊為商標。

家豪和JH電子公司總經理相談甚歡,總經理也認為家豪的商標若僅使用在咖啡產業,並不致於造成JH電子公司的客戶誤認,爽快同意家豪的請求。縱使JH咖啡館和JH電子公司的商標設計相當類似,若申請在先的JH電子公司同意家豪申請,我國的商標法尊重當事人雙方之選擇。

貫徹自己對咖啡的熱愛,JH咖啡館逐漸在台灣的咖啡界中佔有一席之地。家豪決定和大學時的好友梁新合作開設海外第一家分店,梁新是廣州來的交換學生,JH咖啡館準備在廣州開幕。但此時梁新通知家豪,咖啡館的商標在中國又遇到類似他人商標的情形,是一家JH手搖飲料店,家豪只好再去詢問商標代理人共存協議在中國大陸是否適用。

中國對於類似上開商標不得註冊之情形,規定於中國人民共和國商標法第30條:「申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。」,惟中國對於類似商標得否共存一事,不論是〈商標法〉亦或〈商標法實施條例〉均未有明文規定。

但〈商標評審規則〉第八條規定:「在商标评审期间,当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在顾及社会公共利益、第三方权利的前提下,当事人之间可以自行以书面形式达成和解,商标评审委员会也可以进行调解。」,一般被認為是肯認商標共存協議存在之可能。

在商標評審階段,2008年之前對同意書較少採納,之後則越來越多有進行考慮。在行政訴訟階段,法院對同意書的作用持辯證的觀點,在綜合考慮多種因素的情况下決定是否採納同意書。但在明顯造成市場混淆誤認的情況下,縱使雙方間具有共存協議書,仍難以獲得商標之核可。

由於咖啡館和手搖飲料店皆是提供食物飲品的行業,容易造成消費者的混淆誤認,家豪評估後認為在中國以JH獲得商標核可的機率不高,決定和梁新商量在中國設計一個全新的商標,只要咖啡好喝,相信一定可以吸引客人。

來源:眾勤法律事務所